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Art. 1.155. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada, deconformidade com este Capítulo, para o exercício de empresa.

Parágrafo único. Equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos da proteção dalei, a denominação das sociedades simples, associações e fundações.

JURISPRUDÊNCIA

AGRAVO INTERNO.

Interposição contra decisão que determinou a extinção, de ofício. Inexiste distinção entre a firma individual e seu único sócio, tratando-se de uma única pessoa. Incidência dos artigos 966, 985 e 1.155, todos do Código Civil. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AgInt 2101658-38.2020.8.26.0000/50000; Ac. 13994989; Marília; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Bráz; Julg. 24/09/2020; DJESP 29/09/2020; Pág. 1938)

EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA PARA ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA. EXISTÊNCIA DE CONFLITO COM NOME EMPRESARIAL. CRITÉRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA PREVALÊNCIA. PARTES LITIGANTES QUE ATUAM NO MESMO NEGÓCIO. RISCO DE CONFUSÃO E PREJUÍZO AOS CONSUMIDORES. NOME EMPRESARIAL PRETERITAMENTE REGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE PROTEÇÃO DA MARCA AO MENOS NO ÂMBITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ANTE A INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE HOUVE O REGISTRO DO NOME EMPRESARIAL EM JUNTAS COMERCIAIS DE OUTRAS UNIDADES FEDERATIVAS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A marca constitui um sinal distintivo de percepção visual que individualiza produtos e/ou serviços. O seu registro confere ao titular o direito de usar, com certa exclusividade, uma expressão ou símbolo e a sua proteção, para além de garantir direitos individuais, salvaguarda interesses sociais, na medida em que auxilia na melhor aferição da origem do produto e/ou serviço, minimizando erros, dúvidas e confusões entre usuários (STJ - RESP 1149403/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 29/11/2013). II. Enquanto a marca consiste em sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais (art. 122 da Lei de Propriedade Industrial), o nome empresarial traduz-se na expressão que identifica a sociedade empresária nas suas relações jurídicas, no que a regra inserta no artigo 1.155, caput, do Código Civil, estabelece que considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de empresa. III. Tanto o nome comercial quanto a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: Por um lado, ambos são tutelados contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, busca-se evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado (STJ - RESP 1707881/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017). Nada obstante, não raramente identifica-se a existência de conflito entre o nome empresarial e a marca, motivo pelo qual a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, à míngua de disciplina legal para dirimir tal colidência, tem estabelecido determinados critérios. lV. A doutrina tem pontificado que em resumo, pode-se concluir que, em caso de conflito entre nome empresarial e marca, deve-se verificar inicialmente a eventual possibilidade de convivência entre ambos, considerando-se que: (I) em princípio, o nome empresarial é protegido apenas no território do Estado da Junta Comercial na qual foi registrado; (II) em princípio, a marca é protegida apenas no ramo de atividade referente ao produto ou serviço que identifica. Caso, todavia, verifique-se que a colidência entre o nome empresarial e a marca seja passível de provocar confusão entre consumidores, com eventual desvio de clientela, deve-se solucionar o conflito segundo o critério da anterioridade do registro (in RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. 6ª ED. Rev. Atual. Ampl. São Paulo: Editora Método, 2016, p. 222). V. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem chancelado a conclusão de que deverá prevalecer a proteção do nome empresarial registrado na Junta Comercial anteriormente ao registro da marca no INPI (princípio da anterioridade), caso se identifique que as Sociedades Empresariais litigantes atuam no mesmo ramo de negócio (princípio da especificidade), existindo, inclusive, risco de confusão e prejuízo aos consumidores. De todo modo, tal proteção ao nome empresarial limitar-se-á ao âmbito geográfico da unidade da federação de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da Sociedade Empresária (princípio da territorialidade), salvo se tiver sido procedido pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais, estendendo-a a todo território nacional. VI. Nos casos em que se constatar, diante de tais requisitos, que a referenciada proteção deve se circunscrever à unidade federativa da Junta Comercial em que procedido o pretérito registro do nome empresarial, infere-se, em termos objetivos, que a abstenção do uso da marca, para fins de solução do identificado conflito, ficará restrita aos limites territoriais do Estado em cujo âmbito fora procedido aquele ato registral da denominação da Sociedade Empresarial. VII. In casu, nota-se que (I) As partes litigantes atuam no mesmo ramo de negócio (manutenção, reparo e comércio de motocicletas e motonetas e respectivas peças - fl. 30 e fl. 37), e, ainda, (II) Existe, inclusive, risco de confusão e prejuízo aos consumidores, até porque tanto a marca da Recorrente, quanto o nome empresarial da Recorrida, utilizam da expressão Castelinho, sendo inviável o convívio de ambos. Por outro lado, constata-se que (III) O registro do nome empresarial da Recorrida ocorreu em 02/05/1997 (fl. 60), sendo que o da marca da Recorrente apenas em 09/08/2016 (fl. 34). Logo, ao menos em sede de cognição sumária, nota-se que há prevalência do nome empresarial em detrimento da marca, a qual, via de consequência, não poderá ser utilizada pela Recorrente nos limites territoriais do Estado do Espírito Santo, eis que não demonstrado que a Recorrida procedera o pretérito arquivamento do pedido de proteção de nome empresarial em Juntas Comerciais de outras Unidades Federativas. VIII. Na hipótese dos autos, infere-se, à vista da análise dos aludidos critérios objetivos, que não se faz possível a concessão da tutela de urgência vindicada pela Recorrente, eis que a sua marca, ao menos no Estado do Espírito Santo, não possui qualquer proteção frente ao prevalecente nome empresarial registrado primeiramente pela Recorrida. IX. Recurso desprovido. (TJES; AI 0010219-07.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 01/10/2019; DJES 10/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA.

Decisão que indeferiu pedido de penhora de bens de propriedade da firma individual. Descabimento. Inexiste distinção entre a firma individual e seu único sócio, tratrando-se de uma única pessoa. Incidência dos artigos 966, 985 e 1155, todos do Código Civil. Hipótese em que a execução pode alcançar eventuais bens da empresa individual ou da pessoa física do único sócio. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2177642-38.2014.8.26.0000; Ac. 8019609; Sorocaba; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Bráz; Julg. 14/11/2014; DJESP 18/11/2014) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA.

Decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Descabimento. Inexiste distinção entre a firma individual e seu único sócio, tratrando-se de uma única pessoa. Incidência dos artigos 966, 985 e 1155, todos do Código Civil. Hipótese em que a execução pode alcançar eventuais bens da empresa individual ou da pessoa física do único sócio. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2029457-92.2013.8.26.0000; Ac. 7581439; Itanhaém; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Bráz; Julg. 12/03/2014; DJESP 27/05/2014) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA POR PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MARCA E NOME EMPRESARIAL. ART. 5º, XXIX, DA CR/1988. FORMAS DE PROTEÇÃO REGULADAS POR NORMATIZAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI Nº 9.279/1996, LEI Nº 8.934/1994, DECRETO Nº 1.800/1996 E CÓDIGO CIVIL DE 2002. NÃO CONSTATADA QUALQUER SEMELHANÇA ENTRE A MARCA REGISTRADA PERANTE O INPI E AQUELA UTILIZADA PELA PARTE DEMANDADA. O USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO "ESPÍRITO SANTO" NA MARCA DESTINADA À SERVIÇOS ESPORTIVOS EM GERAL NÃO FOI USURPADO PELA UTILIZAÇÃO DA SIGLA "ES" ACRESCIDA DE OUTROS SINAIS DISTINTIVOS. MARCAS INSUSCETÍVEIS DE ACARRETAR QUALQUER DÚVIDA, ERRO OU CONFUSÃO NO MERCADO EM QUE ATUAM. NOME EMPRESARIAL. A COINCIDÊNCIA DA EXPRESSÃO "ESPÍRITO SANTO" É INCAPAZ DE CAUSAR QUALQUER CONFUSÃO. AUSÊNCIA DE ORIGINALIDADE. A EXCLUSIVIDADE DO USO DA EXPRESSÃO "ESPÍRITO SANTO" NA MARCA NÃO IMPEDE QUE ELA SEJA UTILIZADA NO NOME EMPRESARIAL, DESDE QUE DISTINTAMENTE DO OUTRO NOME EMPRESARIAL JÁ INSCRITO NO MESMO REGISTRO, OBSERVANDO OS PRINCÍPIOS DA VERACIDADE E DA NOVIDADE. REGULAMENTAÇÃO PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO (DNRC). INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 104/07, ART. 9º, "B". NÃO SÃO EXCLUSIVAS, PARA FINS DE PROTEÇÃO, PALAVRAS OU EXPRESSÕES QUE DENOTEM "GÊNERO, ESPÉCIE, NATUREZA, LUGAR OU PROCEDÊNCIA". RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O inciso XXIX do art. 5º, da Constituição da República de 1988, remete ao legislador infraconstitucional a tarefa de normatizar sua aplicabilidade, o que foi feito pela Lei de propriedade industrial (Lei nº 9.279/1996), no que tange à propriedade das marcas, e pela Lei de registro público de empresas mercantis (Lei nº 8.934/1994) cumulada com o seu Decreto regulamentador (Decreto nº 1.800/1996), em consonância com o Código Civil de 2002, em relação ao nome empresarial. 2 - Marca e nome não se confundem, assim como a forma de proteção de ambos também é distinta. 3 - A Lei de propriedade industrial (Lei nº 9.279/1996), em seu art. 122, diz que são "suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais", as quais foram elencadas no extenso rol do art. 124 do mesmo diploma. Já a definição de nome empresarial está prevista no art. 1.155 do Código Civil de 2002, que considera nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com o respectivo capítulo do CC/2002, para o exercício de empresa, equiparando ao nome empresarial, para os efeitos da proteção da Lei, a denominação das sociedades simples, associações e fundações. Segundo o art. 1.163, do CC/2002, o "nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro", devendo obedecer aos princípios da veracidade e da novidade, conforme previsto no art. 34 da Lei nº 8.934/1994. 4 - A proteção da marca decorre do seu respectivo registro no INPI (art. 129 da lpi), resguardado ao depositante o mesmo direito de zelar pela sua integridade material ou reputação, nos moldes do art. 130, III, da lpi; enquanto a proteção do nome empresarial decorre do arquivamento na junta comercial, restringindo-se a proteção do nome à circunscrição de onde se operou o arquivamento, salvo se houver pedido expresso de extensão às demais unidades da federação (arts. 33 da Lei nº 8.934/1994, 61, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 1.800/1996, e art. 1.166, caput e parágrafo único do Código Civil de 2002). 5 - Hipótese em que o titular de marca busca defender o seu uso, possuindo legitimidade ativa para tanto. 6 - Não constatada qualquer semelhança entre a marca registrada perante o INPI e aquela utilizada pela parte demandada. Embora tenha sido garantido à parte o uso exclusivo da expressão "Espírito Santo" em sua marca, destinada à serviços esportivos em geral, a parte demandada utilizou a sigla "ES", além dos outros sinais distintivos. As marcas de ambas as partes são insuscetíveis de acarretar qualquer dúvida, erro ou confusão no mercado em que atuam. 7 - Quanto ao nome empresarial, a coincidência da expressão "Espírito Santo" é incapaz de causar qualquer confusão, mormente em se tratando de nome do estado da federação em que ambos se encontram sediados, sem qualquer originalidade peculiar. A exclusividade do uso da expressão "Espírito Santo" na marca, não impede que ela seja utilizada no nome empresarial, desde que distintamente do outro nome empresarial já inscrito no mesmo registro, observando os princípios da veracidade e da novidade. 8 - Também consoante já decidiu o STJ, utilizando de suas atribuições legais, o departamento nacional de registro do comércio (dnrc) editou a Instrução Normativa nº 104/07, que, em seu art. 9º, "b", regulamentou expressamente a questão, ao estabelecer que não são exclusivas, para fins de proteção, palavras ou expressões que denotem "gênero, espécie, natureza, lugar ou procedência". A expressão "Espírito Santo" evidencia o estado (lugar) em que os dois clubes esportivos se localizam, o que afasta a pretendida exclusividade. 9 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL 0001586-17.2012.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon; Julg. 16/07/2013; DJES 24/07/2013) 

AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE, PARA APENAS CONDENAR A RÉ A SE ABSTER DE USAR A EXPRESSÃO "Z-MAX", REGISTRADA PELA AUTORA APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação da ré Abstenção do uso de marca Anterioridade do depósito e do registro da autora Confusão de nomes ("ZMAX", "Z.MAX" e "Z-MAX") Proteção à autora nos termos do art. 129, caput, da Lei n. 9.279/1996 Ausência de violação ao art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal; ao art. 61 do Decreto n. 1.800/1996, que regulamentou a Lei n. 8.934/1994; ao art. 8º da Convenção União de Paris; e aos arts. 45 e 1.155 do Código Civil Pedido de abstenção do uso da marca "ZEMAX", de titularidade da ré, não formulado, por dependência de ação própria de anulação de registro perante a Justiça Federal (art. 175, caput, Lei n. 9.279/1996) Recurso não provido. 2. Apelação da autora Abstenção do uso de marca Ausência de presunção de dano em razão das peculiaridades do caso Indenização por dano material e moral que depende de comprovação do prejuízo Recurso não provido. (TJSP; APL 0273539-06.2009.8.26.0000; Ac. 6934790; São Caetano do Sul; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto de Salles; Julg. 13/08/2013; DJESP 29/08/2013)